要約：明細書の図面は、明細書の補正根拠になるが、図面に基づいて明細書の補正を行う際には、明細書と特許請求の範囲とに記載の内容及び図面により確定できる内容を一つの全体として総合的に判断して、出願当初の明細書及び特許請求の範囲の記載範囲を超えないように、補正後の技術的内容と、出願当初の技術的内容とを一致させる必要がある。

出願書類に対する補正可能な範囲は、他の国に比べて、中国は厳しく制限されている。

特許法第33条の規定によれば、出願人は特許出願書類に対して補正を行うことができるものの、出願当初の出願書類及び特許請求の範囲に記載の範囲を超えてはいけない。

「特許審査指南（2010）」の第二部分第八章第5.2.1.1節において、出願当初の明細書と特許請求の範囲の記載範囲に対する規定が記載されている。即ち、出願当初の明細書と特許請求の範囲の記載範囲は、出願当初の明細書と特許請求の範囲の文言記載による内容と、図面により直接かつ異議なく確定できる内容とを含む。

したがって、図面に示されている内容は、間違いなく出願書類の補正根拠とすることができる。しかしながら、図面に基づいて行なう補正が出願当初の記載範囲を超えているか否かについての判断は、焦点となっている。

本稿では、具体的な事例を紹介することにより、図面に基づいて出願書類を補正する際に、新規事項の追加であるか否の判断及びその回避策について、筆者の考えと理解を述べたい。

一. 事例の基本情報
（1）事例１
対象特許は、2006年8月30日に登録された「後部リヤディレーラ」という名称の発明特許である。出願日は１９９４年２月３日であり、優先権日は１９９３年２月３日であり、特許番号はＺＬ０２１２７８４８．２であり、特許権者は株式会社シマノである。当該特許は、株式会社シマノが中国国家知識産権局に出願した「後部リヤディレーラのブラケット」の発明特許から分割された分割出願である。親出願の優先権日は１９９３年２月３日であり、公開日は１９９４年１２月７日であり、出願番号は９４１０２６１２．４であった。

出願当初の明細書において、第２頁及び第３頁では、「第１連結手段と第２連結手段がほぼ円形のボルト孔の形状を構成する」と記載されている。第４頁では、「ブラケット８の一端に連結する第１円形ボルト孔８aとブラケット８の他端に連結する第２円形ボルト孔８ｂ」が記載されている。第５頁と第７頁では、「ボルト孔８a」または「ボルト孔８ｂ」とが記載されている。第７頁では、「ブラケット８の上のボルト孔８aと８ｂは様々の形式の構造によって代替できる」と記載されている。出願当初の図３及び図５を見れば明らかに分かるように、第１と第２の連結手段８aと８ｂは基本的に円形である。

これに従って、出願人は分割出願を行う際に補正を行い、その補正内容として、クレーム１、３、６に記載の「丸いボルト孔」、「円形ボルト孔」、または「ボルト孔」をまとめて「円形孔」に補正した。

上記の補正に対し、寧波賽冠車業有限公司（以下は寧波賽冠と略称する）は、二回にわたり「新規事項の追加」を理由に、中国知識産権局復審委員会に無効審判を提出した。

復審委員会の見解は下記通りである。「円形孔は「丸いボルト穴」、「円形ボルト穴」の上位概念であり、ボルト穴に比べてその技術的な意味も異なる。図面では、８aと８ｂが円形に見えているものの、図面は、発明を直感的且つイメージ的に理解させ、発明に対して解釈を行う役割をする。出願当初の図面では、８aと８ｂが円形に見え、これは「丸いボルト孔」、「円形のボルト穴」または「ボルト穴」の形を、図面上で概略的に示すと理解すべきである。図面で示された孔が円形であるからと言って、「円形孔」と「丸いボルト孔」、「円形のボルト孔」または「ボルト穴」とが技術的に同じ意味を有すると理解してはいけない。したがって、「丸いボルト穴」、「円形のボルト穴」または「ボルト穴」を、「円形孔」に補正することは、出願当初の記載範囲を超え、特許法第３３条の規定を満たさない」。

復審委員会は全部無効の審決を下した。出願人はその決定に不服し、北京市第一中級裁判所に行政訴訟を提起したが、一審判決では特許復審委員会の審決を維持する判決を下した。出願人は一審判決に不服し、北京市高級裁判所に上訴したが、二審判決では一審判決及び復審委員会の審決を維持する判決を下した。出願人は二審判決に不服し、最高裁判所に再審の申立を提出した。

最高裁判所は公開裁判を行い、口頭審理の際に出願人は下記のことを主張した。即ち、出願当初の図面３、図５では、第１及び第２連結手段がほぼ円形孔であることがはっきり示されており、明細書の第７頁でもボルト孔が様々な形の構造により代替できるとの記載があるため、８aと８ｂはボルト孔に限られない。ボルト孔とは、「ホルトが通すための孔」であり、「ねじ山が形成されている孔」ではない。対象特許において、「円形孔」と「円形のボルト孔」は構造および機能的な面で何らかの違いもない。したがって、「丸いボルト孔」、「円形のボルト孔」、「ボルト孔」を「円形孔」に補正することは、出願当初の記載範囲を超えていない。

これに対して、最高裁判所の見解は以下の通りである。「出願当初の記載範囲において、８aと８ｂは実質上二つの技術的特徴で限定されている。一つは円形孔であり、もう一つはボルトを通らせることである。出願人は、クレーム１～３において「丸いボルト孔」、「円形のボルト孔」、「ボルト孔」を「円形孔」に補正し、「ボルトを通らせる」との内容を削除した。また、クレーム１、３のほかの部分において、８aと８ｂがボルトを通らせるとの技術的内容が記載されていない。機械分野において、円形孔は、スタッド等その他の連結部品を通らせることができる。当業者にとって、「円形孔」と「円形のボルト孔」は技術的に違う意味を有する。出願人の上述の補正は、出願当初の内容から確定できる内容とは言えないため、クレーム１、３に対する補正は新規事項である。クレーム６は、付加的な技術的特徴により８ｂは連結ボルトを通らせる円形孔であることを明確に限定したため、このような補正は当業者にとって、８ｂにより見た技術情報と出願当初の出願書類が公開した技術情報との違いを思わせることはないため、新規事項ではない」。

（２）事例２
対象特許は、出願日が２００３年３月１４日であり、発明の名称は「精密な旋盤刃物台」であり、出願番号は03111166.1であり、出願人は大連経済技術開発区鑫光数控機械有限公司である。

審査段階において当該特許を拒絶し、出願人は拒絶査定不服審判を提出すると同時に、以下のような出願当初の図面に基づいて補正を行った。

即ち、出願人は、クレーム１に対して、以下の特徴を追加した。

特徴１：バネ板４の形状は三角形であり、サイズの大きい一端はハウジングに連結され、他端は浮いている。
特徴２：刃物台は羽板上で磁歪棒を離れる側に設置されている。
特徴３：バネ板の形状は三角形である。

復審委員会は審理を経て、以下の審決を下した。「出願人は、主にクレーム１に、「バネ板４の形状は三角形である」、「サイズの大きい一端はハウジング１に連結され、他端は浮いている」、「刃物台６は羽板４上で磁歪棒３を離れる側に設置されている」との特徴を追加した。出願当初の明細書第２頁第５段落において、「バネ板の形状は厚さが同じまたは厚さが異なる三角形である」と明記されているため、クレームにおいてバネ板の形状を三角形に限定することは特許法第３３条の規定を満たす。出願当初の明細書第２頁第６段落において、バネ板４の固定側と磁歪棒３の頂点に対し、刃物台６とバイト５がバネ板４における位置が異なる場合、バイト５の変位量と磁歪棒３の伸縮変形量との関係を示した。また、図面を見れば、図１と図２において、バネ板４の幅の広い側はハウジング１に固定され、バネ板４の幅の小さい中部が磁歪棒３の頂点と活性的に接触し、バネ板４の幅が最も小さい側が自由に浮いており、刃物台６は磁歪棒と対面するバネ板のもう一つの側に位置している、と明確に示した。図５～図８において、バネ板４とハウジング１の連結位置を変更しただけであり、バネ板４のてこ式設置構造は変わっていない。従って、明細書の文言記載と図面（特に図１～図４）を合わせて見ると、バネ板の固定端（図面のサイズの大きい側）がハウジングに固定され、他端は自由な状態であり（浮いている）、磁歪棒の頂点とバネ板の一側面と活性的に接触して支持端を構成し、刃物台は磁歪棒の対面側のバネ板の別の片側に位置している。したがって、出願人による補正は、出願当初の文言記載及び図面から、直接且つ異議なく導くことができ、出願当初の範囲を超えておらず、特許法第33条の規定を満たす。

二. 事例の分析
上記の事例１と事例２は、いずれも図面を根拠にクレームを補正したが、新規事項の追加であるか否かの判断結果において、全く異なる結論になった。

筆者は、このような違う結論に導いた理由は、以下の通りであると思う。

図面は明細書の重要な構成部分であり、明細書の文言記載と必然として関連性があるものである。図面に基づいて補正を行う場合、明細書の文言記載と図面を結合して一つの全体として理解すべきであり、図面に示されているものを孤立して判断してはいけない。孤立して図面から見られる特徴を補正の根拠とする場合、その特徴に関する技術内容が明細書に記載の内容と異なることがしばしばあるため、新規事項の追加として判断し易い。

事例１において、図面によれば、第１連結手段８aと第２連結手段８ｂとの形状が円形であることが明らかであるものの、明細書の文言記載によれば、第１連結手段８aと第２連結手段８ｂは円形形状のみならず、ボルトを通らせると記載されてる。従って、出願人はクレーム１、３における「丸いボルト孔」、「円形のボルト孔」及び「ボルト孔」を「円形孔」に補正し、「ボルトを通らせる」との技術的特徴を削除した。これにより、補正後のクレームに記載の技術的特徴は、出願当初の技術的内容と一致しないため、補正内容が新規事項の追加に該当すると判断した。その反面、クレーム６は、技術特徴を追加することにより、８ｂをボルトを通らせる円形孔に明確に限定したため、補正後のクレームに記載の技術的特徴は、出願当初の記載内容と一致し、新規事項の追加ではないと判断した。

事例２において、明細書でバネ板は同じ厚さ又は異なる厚さの三角形であるとの文言記載があり、且つ異なる実施例により刃物台の構造を示した。なお、図面においてその断面図を持ってその構造を明確に示した。即ち、バネ板の固定端（図で示したサイズの大きい端）はハウジングに連結され、他端は自由端（浮いている状態）であり、磁歪棒の頂点とバネ板の一つの側面と活性的に接触して支持端を構成し、刃物台は磁歪棒の対面側でバネ板のもう一側に位置する。これに基づき、出願人はクレームにおける特徴に対して補正を行い、「バネ板４の形状は三角形」であり、「サイズの大きい一端はハウジング１に連結され、他端は浮いており」、「刃物台６は羽板４上で磁歪棒３を離れる側に設置されている」という特徴を追加した。補正後のクレームに記載されている技術的特徴は出願当初の明細書に記載の技術的内容と一致し、新規事項に該当せず、出願当初の記載範囲を超えないと判断した。

上記の内容から分かるように、図面を根拠に補正を行う際に、出願当初の出願書類に記載されている文言内容と、図面から確定できる内容とを一つの全体として総合的に判断すべきであり、出願書類に記載の文言内容と、図面により確定する内容とが一致しないことを避けるように注意すべきである。