標準必須特許（SEP、Standard Essential Patent）は、ここ数年で特に通信分野において広く認知されるようになった概念である。現在、多くの企業が標準必須特許の取得を進めており、これらは企業に多大な経済的利益をもたらす。例えば米国のクアルコムや中国のファーウェイといった大手通信企業は、無線通信技術の標準必須特許を多数保有し、既に巨額の利益を得ている。
しかし、標準必須特許の明細書作成は、特許出願プロセスにおける最初の段階として、特許が真の価値を発揮し企業に経済的利益をもたらすか否かを左右する極めて重要な要素であり、特に注意を払う必要がある。
多くの代理人が標準必須特許を起草する際、頻繁に厄介な問題に直面し、どう対処すべきか分からない状況に陥っていることだろう。私はここ数年、通信分野における標準必須特許の起草を代理してきた経験に基づき、標準必須特許起草過程で頻繁に直面する問題と解決策について共有したいと思う。
標準必須特許の出願戦略
権利要求の記述と技術基準の記述の不一致の問題
周知の通り、技術標準の記述と特許請求の範囲の記述は、高い確率で一致しない。通常、代理人は技術標準の記述を確実にカバーできる場合に、合理的な上位概念による記述を採用し、特許請求の範囲の記述と技術標準の記述を必ずしも一致させる必要はない。ただし、この状況においては、従属請求項において技術基準の説明と対応する一致した請求項を配置する必要があることに留意すべきである。例えば、独立請求項で上位概念の通信装置が記述されているが、実際の実施例が基地局である場合、従属請求項では下位概念の記述を配置し、当該通信装置を基地局に限定することが望ましい。
特殊な状況において、代理人が権利要求の記述方法が不確かな場合、または権利要求に記載された文言の意味に解釈の相違がある場合、発明者が技術規格においてどのように記述しているかを確認し、可能な限り技術規格と一致した記述を採用する必要がある。
技術基準には複数の実施可能性が含まれるため、請求項数が大幅に超過し、単一性の問題が生じる可能性がある。
発明者が自らの技術を標準に組み込むために、複数の実施可能性を想定した権利要求の範囲設定は一般的な手法である。しかし、全ての実施可能性を権利要求に盛り込むと、権利要求の項目数が過剰に増加し、単一性の問題が生じる可能性すらある。
このような状況に直面した場合、 代理人は草案作成時に、全ての可能な実施案を特許請求の範囲に配置した後、発明者と協議し、どの実施案が標準化を最も推進する可能性が高いかを確認する。標準化を最も推進する可能性が高い実施案を特許請求の範囲に残し、その他の可能な実施案については、特許請求の範囲の表現形式で発明の内容と明細書部分に記述する。その後の対照状況に基づき、審査期間中に、あるいは分割出願の形式で特許請求の範囲に追加する。
技術標準の実際の実施手順と、特許明細書作成規定に基づく実施手順の記述が矛盾する問題
無線通信分野において、多くの場合、技術標準の実現において機器に対しては送信や受信といった単一のステップしか存在しない可能性がある。しかし、特許作成の規則によれば、通常、クレームにおいて単一のステップのみを記述することは慣例に反するとみなされる。
このような場合、特許明細書の作成にあたっては依然として特許作成規則を基準としますが、作成後の請求項は説明を通じて技術基準に対応させることが可能である。
例を挙げると：
ある無線通信技術において、発明者が提案した技術標準の核心は、基地局がXXパラメータを送信する点にあり、XXパラメータを取得／確定する動作は含まれていない。しかし特許明細書作成においては、特許作成規則に準拠した記述方法として、通常以下のように記載される：
基地局はXXパラメータを確定する；
基地局は前記XXパラメータを送信する。
発明者は、我々の規格には基地局がXXパラメータを確定する動作が存在しないと考えており、規格に合致しないことを懸念している。しかし、代理人は、基地局がXXパラメータを送信する必要があるならば、基地局は送信前に必ずXXパラメータを確定できるはずであり、このXXパラメータを確定して初めて送信可能となるため、基地局がXXパラメータを送信する前には必然的に確定ステップが存在すると逆推論する。この状況下では規格に合致するはずである。
このような状況において、代理人は発明者に対して説明を行う必要がある。現在特許出願中であるため、作成する特許請求の範囲は特許作成規則に準拠している必要がある。もし特許請求の範囲が規則に適合せず特許権が付与されない場合、出願した特許は何の価値も持たない。
以上は、私が実際の代理業務で得た経験のまとめと共有である。業界の同業者の方々と共に議論できれば幸いである。不適切な点がありましたら、業界の専門家の方々のご指導を賜りますようお願い申し上げる。
作者：李志新